Доменное имя и товарный знак. Стоит ли их связывать? Какие риски? Что с судебной практикой?

Создание любого интернет-магазина начинается с выбора правильного доменного имени. Нужно ли регистрировать одноименный товарный знак, и что будет, если такой товарный знак уже зарегистрирован конкурентами? Попробуем разобраться.

Домен и товарный знак: разбираем понятия

Доменное имя – обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети Интернет в целях обеспечения доступа к информации. Законодательство позволяет использовать доменное имя как полноценный объект прав, продавать и передавать права на него.

Товарным знаком, в соответствии со ст. 1477 ГК РФ, называется обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Исключительное право на товарный знак возникает с момента его регистрации. Обратите внимание, что владеть товарным знаком может  индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо, но не лицо физическое. В отличие от домена, которым может владеть и физлицо.

Доменное имя и товарный знак принадлежат одному лицу. Какие риски?

Если доменное имя и одноименный товарный знак принадлежат одному лицу, проблем не возникает. А что делать, если у них разные владельцы?

Согласно п.п.3-5 ч.2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак можно использовать:

Для чего: 

• Для индивидуализации товаров или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Как: 

• Путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.
• В предложениях о продаже товаров, о выполнении работа, об оказании услуг.
• В объявлениях, на вывесках и в рекламе.
• В сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах регистрации.

Обратите внимание! В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или для однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Это значит, что если вы продаете товары какого-либо бренда, то вы не можете использовать cхожее с его зарегистрированным товарным знаком название для своего интернет-магазина. В том числе и в качестве доменного имени.

Только правообладатель (владелец товарного знака) может определять, кто и каким образом может его использовать. При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Исходя из смысла ст.1484. п.2 п.п.5, закон признает доменное имя как один из способов адресации в сети Интернет. Как способ адресации доменное имя является средством, обеспечивающим техническую возможность доступа с удаленного компьютера к интернет-сайту, а также способом предоставления информации.

Поэтому, если в доменном имени вы используете часть зарегистрированного товарного знака, есть риск, что вы можете лишиться его.

Но тут нужно помнить, что:

• лишить вас доменного имени (по сути, вашего имущества) может только суд;
• в суде вы можете доказать, что права правообладателя своим доменным именем не нарушаете.

Что говорит судебная практика 

Истцу, который зарегистрировал товарный знак и хочет отсудить у вас сходное доменное имя, придется доказывать в суде, что домен вы приобретали "в целях его дальнейшего коммерческого использования путем сходных с направлениями деятельности истца либо в качестве акта недобросовестной конкуренции", причем именно "в целях причинения вреда правам и законным интересам истца".

Иногда это удается доказать.

Один из недавних примеров – иск китайского произодителя одежды под брендом LAFEI-NIER (Shatou S.E.Z. Ye Sheng Garment Co., Ltd) о запрете использования товарного знака и взыскании компенсации к ООО "Ультрамар".

Ответчик продавал джинсовую одежду под брендом LAFEI-NIER в интернет-магазинах www.lafei- nier.ru, www. lafeinier.ru. Обозначение LAFEI-NIER было зарегистрировано как товарный знак, принадлежавший истцу. Суд согласился с тем, что ответчик нарушает исключительное право истца на товарный знак, используя его в Интернете, в т.ч. "в доменном имени и при других способах адресации". Домены у ООО "Ультрамар" отобрали, ответчику также пришлось выплатить 100 тыс. рублей компенсации.

Вывод: нужно помнить, что помимо запрета на использование домена, суд может присудить вам и выплату компенсации правообладателю за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Учитывая, нормы Гражданского Кодекса, размер компенсации может быть очень ощутимым. На практике суды присуждают  сравнительно небольшие компенсации, до 200 – 300 тыс. руб., но многое зависит от обстоятельств дела.

Как снизить риски?

1. Выбрав доменное имя, проверьте, нет ли зарегистрированных товарных знаков (поданных заявок на регистрацию товарных знаков), одноименных или схожих с адресом вашего будущего интернет-магазина.
2. Купив доменное имя, сразу же зарегистрируйте соответствующий товарный знак.